从无效角度看实用新型专利权利要求布局

我们知道，在将一个发明创造进行专利申请时，可以选择申请发明专利，也可以选择申请实用新型专利，或者选择“一案双申”的申请方式。

由于实用新型相较于发明，通常申请费用更低、审查速度更快、授权概率更高，以及一些政策因素引导，使实用新型专利申请量长期位于发明专利申请量之上。但是，数量上的优势并不代表质量上的优势，目前多数实用新型专利给人的感觉依然是质量有待提高。

高价值专利可以从法律价值、技术价值和经济价值等方面进行考量，但是，在一个专利体现出其高价值之前，首先其必须是一个高质量专利。而一个专利是否可以成为高质量专利的核心往往在于其专利代理师。笔者希望通过本文，和各位读者探讨，如何从专利代理师的角度，尽可能去提高一个实用新型专利的质量，使其发挥更大的价值。

根据《专利法》第二十二条第三款规定：

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

可以看到，与发明专利相比，实用新型专利的创造性可能确实具有先天性的不足，但是这个问题需要一分为二地看待，同时，也并不妨碍众多实用新型专利中出现高价值专利。

从当年正泰电气诉施耐德电气专利侵权案的涉案专利“一种高分断小型断路器”（专利号：ZL97248479.5），到近年奥克斯诉格力专利侵权案的涉案专利“电机转向安装座”（专利号：ZL201520143902.0）、通领科技诉公牛集团专利侵权案的涉案专利“电源插座安全保护装置”（专利号：ZL201020681902.3）等，以及涉及数十个专利侵权诉讼且荣获2018年中国专利金奖的专利“一种一体式自拍装置”（专利号：ZL201420522729.0），可以看到，上述专利均为实用新型专利，且体现出了较大的价值。

前文提到专利的法律价值，笔者认为，可以从这一角度进行理解。无论是防御型专利，还是进攻型专利，如果其确实能为专利权人带来相关权益，该专利是应当具备进行专利侵权诉讼的可能性的，或者说，该专利是应当具备被提起无效宣告的可能性的。

根据《专利法》第四十条规定：

实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。

可以看到，实用新型专利申请并不需要进行实质审查，在满足初步审查中各项可专利性规定后，便可获得授权。换言之，专利代理师撰写的实用新型专利权利要求书，很有可能会一字不变地出现在授权公告中。

由于实用新型主要涉及产品的形状与构造，且必须具有相应附图，所以有时专利代理师进行权利要求撰写时，是基于附图进行展开描述的。单纯的“看图说话”是最基本的能力，但是，相信多数专利代理师不会一直停留在这个阶段，而是进行合理概括，尽量采用上位概念的方式进行独立权利要求撰写，然后根据实际情况在不同的从属权利要求中进行不同层级的保护，其中可能出现下位概念以及位于上位概念与下位概念之间的中位概念。

在权利要求中进行概括性表述的出发点是无可厚非的，但是，如果出现为了上位而上位，或者由于某些原因将部分具体下位技术特征没有写入权要等情况，笔者认为，可能就会过犹不及了。例如，虽然待申请实用新型专利的技术方案较为复杂，但专利代理师已梳理出一定层次性，为了追求尽可能大的保护范围，使用上位概念限定了独立权利要求中的技术特征，并在从属权利要求中分别采用了中位概念和下位概念对附加技术特征进行了限定，但因为各种因素使该专利申请的权利要求数量限于10条，这样在9条从属权利要求中依然没有完全限定所有的具体下位概念。由于具备新颖性并满足其他相关要求，该实用新型专利申请未进行任何修改，便顺利获得授权。

但是，该实用新型专利似乎还未体现出其真正价值。假设专利权人欲使用该实用新型专利进行专利侵权诉讼，通常，被诉侵权人会针对该专利提起无效宣告。虽然实用新型专利审查过程中通常不涉及创造性问题，但是在无效宣告过程中，该专利是可以因创造性问题而被无效的，且被无效的专利的权利自始至终视为不存在。另外，被广泛用于无效宣告的理由还包括法26.3条和法26.4条等。如果被诉侵权人基于上述理由对本实用新型专利提起无效宣告，且专利权人不得不对权利要求进行相应修改。

根据《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.2节关于无效宣告程序中专利文件的修改方式的规定：

在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。

权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求。

技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。

权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。

可以看到，虽然2017年对《专利审查指南》的修改使无效宣告程序中对权利要求修改的自由度更高，但修改范围依然不能超出原始权利要求书的记载范围。

对于上述无效宣告中的专利，如果必须将仅记载于原始说明书，而在原始权利要求书中被“忽略”的某项技术特征补入独立权利要求才能维持其权利有效性，此时无疑基本宣判了该专利的“死刑”。

也许不是每位专利代理师撰写的实用新型专利都有机会进行专利侵权诉讼或被提起无效宣告，但是，各位专利代理师在进行实用新型专利申请文件撰写，特别是权利要求撰写时，不妨从无效宣告这一更长远的角度进行考虑。

笔者认为，在撰写各权利要求时，上位概念应当有，中位概念可以有，最具体的下位概念也不可或缺，如果有可能，在写完最后一条从属权利要求时，通过所有权利要求的各技术特征，就应该能基本呈现发明人提供的原始具体技术方案。当然，也必须承认，这其中有权要数量等因素的限制，但在综合各方面因素时，如果能加入上述无效宣告角度的考量，撰写出的实用新型专利的质量无疑会更高，更有可能成为高价值专利。