深圳唐锋等诉胡松等专利申请权权属案

案由：专利申请权权属纠纷

原告：深圳唐锋电器实业有限公司（简称深圳唐峰）

原告：上海克莱美斯有限公司（原名：上海唐锋电器有限公司，简称上海唐锋）

被告：胡松

第三人：武汉大学

案情介绍：

1996年2月8日，被告胡松代表乙方思达德公司与甲方第三人武汉大学签订了协议书一份（以下简称2.8协议）。该协议书内容为：乙方了解到甲方在武汉大学实验室内已成熟地掌握SPE膜电解臭氧技术（专利号：ZL93246255.3，简称93专利）；双方认定，甲方要求乙方不论其臭氧技术应用新产品是否产生效益，均需向甲方支付非独家专利使用费人民币15万元；甲方有责任向乙方提供该专利准确、全面的技术文件资料，在乙方生产中及时予以现场指导，以确保乙方在批量生产中掌握、稳定SPE膜电极技术；本协议有效期为三年等。后来，思达德公司又出具授权书，将“2.8”协议的权利义务转让给胡松。同年4月19日，胡松在未告知武汉大学的情况下，以该专利技术入股的形式与深圳唐锋签订了协议书一份。该协议书约定：协议范围是臭氧技术应用产品及其他领域的新产品；此协议所述合作方式以股份制形式成立，财务独立核算，股份比例：甲方（深圳唐锋）90%，乙方（胡松）占10%（技术股）；本协议签订后，甲方正式拥有乙方对臭氧技术应用产品之研制成果与权利，乙方不得再与第三者合作生产等。

        1996年7月22日，深圳唐锋聘任被告胡松为本公司开发三部经理，负责臭氧水机之研发及管理工作。此后，第三人武汉大学应被告胡松的要求，多次派“电解式臭氧技术研究课题组”人员到原告深圳唐锋处就SPE膜电解臭氧技术进行指导和培训。同时，该课题组人员与胡松及深圳唐锋的有关人员一起，利用深圳唐锋的物质条件，以SPE膜电解臭氧技术为基础进行系争专利（“电解式臭氧发生装置”）的研制工作。1997年3月7日，中国专利局受理了胡松与武汉大学提出的“固体聚合物电解质膜复合电微电解臭氧发生器系统”的实用新型专利的申请。在此基础上，胡松以个人名义和武汉大学于同年11月19日又提出了系争“电解式臭氧发生装置’发明专利申请并被中国专利局受理（申请号为97122126.X）。

        1997年6月28日，深圳唐锋与上海唐锋签订备忘录一份，约定：深圳唐锋研发三部中工业臭氧技术应用产品的研制工作由上海唐锋具体实施，上海唐锋的臭氧事业部负责臭氧技术应用产品的研制；深圳唐锋研发三部胡松经理的关系转至上海唐锋臭氧事业部，由上海唐锋发放工资、资金及其他福利待遇；深圳唐锋同胡松签订的协议中约定由深圳唐锋拥有的权利归上海唐锋等。1997年9月2日上海唐锋任命胡松为本公司臭氧水机事业部总工程师。

    同年11月，两原告以胡松擅自用个人名义与武汉大学共同申请系争专利为由，向上海市第二中级人民法院提起诉讼。请求判令：将系争发明专利的申请人之一胡松改为原告上海唐锋。上海市第二中级人民法院经过审理于2000年9月15日作出如下判决：《电解式臭氧发生装置》发明专利申请权归原告上海克莱美斯有限公司（上海唐锋）和第三人武汉大学所有。

一审判决后，被告胡松不服，上诉到上海市高级人民法院。上海市高级人民法院经审理作出终审判决驳回上诉，维持原判。

第一审：

起诉及答辩理由

原告深圳唐锋和上海唐锋诉称：1996年4月19日，深圳唐锋和被告胡松订立了一份协议书，约定：合作范围为“臭氧技术应用产品及其他领域的新产品”，明确了被告的责任为“主持产品开发研制工作”，在该协议的“七.保障及利益”中，双方明确：本协议签订后甲方(即原告)正式拥有乙方(即被告)对 臭氧技术应用产品之研制成果与权利。协议签订后，两原告由于协调分工缘故，决定臭氧技术应用产品的研制改在上海唐锋进行，双方并签订了有关事项的备忘录。 此后，上海唐锋聘任被告为其总工程师，且投入了大量的人力、物力和财力，组建研制部，并安置被告在沪工作和生活，实施了有关电解式臭氧发生装置的研制开发 工作。不料被告瞒着原告，早于1997年11月19日，以个人名义擅自与武汉大学共同申请了电解式臭氧发生装置的发明专利。该专利申请于1998年10月14日由 专利局公开。原告深圳唐锋认为，根据深圳唐锋与被告的协议，被告的行为属违约行为；原告上海唐锋认为，被告受聘于上海唐锋后一年半中，执行上海唐锋的研制 开发任务，利用上海唐锋的物质条件形成的发明创造，是职务行为。据此，依照我国专利法的有关规定，两原告认为，电解式臭氧发生装置发明专利的共同申请人应 当是上海唐锋和武汉大学。遂请求法院判令：将电解式臭氧发生装置发明专利的申请人之一胡松改为原告上海克莱美斯有限公司。

被 告胡松辩称：系争电解式臭氧发生装置在深圳唐锋与被告合作之前，已经由武汉大学和胡松共同研制开发成功。两原告诉称该装置在上海唐锋处研制开发成功的说法 与事实不符。深圳唐锋知道被告申请系争专利一事，并支付了有关专利费用，被告没有隐瞒两原告。本案系争的是“电解式臭氧发生装置”的专利，而不是“臭氧技 术应用产品”的专利。本案系争的技术是武汉大学实验室的研制产品，被告将其加以提炼、生产并用于实际应用产品。所以被告和武汉大学是本案系争技术的发明人 和专利申请人。故请求法院驳回两原告的诉讼请求。

第三人武汉大学诉称：系争技术是在第三人SPE膜电解臭氧专利技术的基础上经过改进，再加上SPE膜的制备工艺和配方结合而成的。系争技术方案的完成日期是1997年3月后至申请专利之前。被告辩称系争申请专利的技术是由第三人和被告共同完成的说法与事实不符。1997年3月，第三人是在受被告蒙骗的情况下才与被告签订合同的。自己当时并不知道原告和被告之间的关系，否则是不会与被告签订共同申请专利的协议的。

查明事实

1996年2月8日，被告胡松代表乙方思达德公司与甲方第三人武汉大学签订了协议书一份（2.8协议）。该协议书内容为：乙方了解到甲方在武汉大学实验室内已成熟地掌握SPE膜电解臭氧技术；双方认定，由乙方将甲方实验室的SPE膜电解臭氧技术研制成可以工业化生产的SPE膜电极式臭氧发生器产品；甲方对乙方经过调研、比较后决定其新产品的臭氧发生器采用SPE膜电解式的臭氧发生器表示欢迎；甲方要求乙方不论其臭氧技术应用新产品是否产生效益，均需向甲方支付非独家专利使用费人民币15万元；甲方有责任向乙方提供该专利准确、全面的技术文件资料，在乙方生产中及时予以现场指导，以确保乙方在批量生产中掌握、稳定SPE膜电极技术；本协议有效期为三年等。后，思达德公司又出具授权书，将“2.8”协议的权利义务转让给胡松。同年4月19日，胡松在未告知武汉大学的情况下，以该专利技术人股的形式与深圳唐锋签订了协议书一份。该协议书约定：协议范围是臭氧技术应用产品及其他领域的新产品；此协议所述合作方式以股份制形式成立，财务独立核算，股份比例：甲方（深圳唐锋）90%，乙方（胡松）占10%（技术股）；本协议签订后，甲方正式拥有乙方对臭氧技术应用产品之研制成果与权利，乙方不得再与第三者合作生产；甲方支付乙方定金22万元整等。另外还约定，胡松在深圳唐锋处领取薪金、并享受退休保险和重大疾病保险、报销医疗费用及有关福利等。协议签订后，被告胡松依约定收到原告深圳唐锋支付的定金人民币22万元，并在深圳唐锋处领取薪金及享受有关福利等。

    1996年7月22日，深圳唐锋聘任被告胡松为本公司开发三部经理，负责臭氧水机之研发及管理工作。此后，第三人武汉大学应被告胡松的要求，多次派“电解式臭氧技术研究课题组”人员到原告深圳唐锋处就SPE膜电解臭氧技术进行指导和培训。同时，该课题组人员与胡松及深圳唐锋的有关人员一起，利用深圳唐锋的物质条件，以SPE膜电解臭氧专利技术为基础进行系争专利（“电解式臭氧发生装置”）的研制工作。

    1997年3月5日，被告胡松与第三人武汉大学签订关于共同申请“固体聚合物电解质膜复合电极电解臭氧发生器系统”专利的协议书。该协议书内容为：本协议以“2.8协议”为基础；双方共同认为按“2.8协议”，乙方（胡松）已将甲方（武汉大学）实验室的SPE膜电极臭氧技术研制成为了可以工业化生产的SPE膜电极式臭氧发生器产品。（即固体聚合物电解质膜复合电极电解臭氧发生器系统），该产品在结构上已较甲方原专利（ZL932 46255.3）有了巨大的发展与完善，具备了申报新的实用新型专利的条件。因此，双方同意共同申请新的实用新型专利，及向国外申请相应的专利等。

    1997年3月7日，中国专利局受理了胡松与武汉大学提出的“固体聚合物电解质膜复合电微电解臭氧发生器系统”的实用新型专利的申请。在此基础上，胡松以个人名义和武汉大学于同年11月19日又提出了系争“电解式臭氧发生装置’发明专利申请并被中国专利局受理（申请号为97122126.X）。

    1997年6月28日， 深圳唐锋与上海唐锋签订备忘录一份，约定：深圳唐锋研发三部中工业臭氧技术应用产品的研制工作由上海唐锋具体实施，上海唐锋的臭氧事业部负责臭氧技术应用 产品的研制；深圳唐锋研发三部胡松经理的关系转至上海唐锋臭氧事业部，由上海唐锋发放工资、资金及其他福利待遇；深圳唐锋同胡松签订的协议中约定由深圳唐 锋拥有的权利归上海唐锋等。1997年9月2日上海唐锋任命胡松为本公司臭氧水机事业部总工程师。此期间，武汉大学与胡松等人一起利用上海唐锋的资金和物质条件，对系争专利的技术方案进行了进一步的完善和最终确定的工作。

1999年4月23日， 永新专利商标代理有限公司北京办事处收到被上诉人上海唐锋电汇的向日本申请专利等费用后，发文告知上海唐锋：由武汉大学和贵公司胡松先生委托我公司对“电 解式臭氧发生装置”发明分别在中国大陆和台湾地区。日本申请发明专利，且已交付了有关费用。待上述申请的有关事宜完成之后，贵方可要求我公司财务部门提供 详细的费用支出情况表等。

判决依据及结果

    上海市第二中级人民法院经审理认为：系争专利的技术方案不仅包括臭氧发生器核心部件的制造工艺及配方，还包括臭氧发生器外部水箱结构的具体技术方案。该技术与93专利有联系，但不完全相同；与被告胡松将93专利与两原告合作研制的应用产品的技术也不完全相同。被告胡松利用了两原告的物质条件与第三人武汉大学于1997年11月就本案系争申请专利技术方案共同完成了发明创造，其行为属职务行为。本案系争申请专利的共同发明人应是两原告与武汉大学。原告深圳唐锋将系争申请专利的所有权划归上海唐锋，于法不悖，予以准许。

    综上所述，上海市第二中级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款，《中华人民共和国专利法实施细则》第十条第一款的规定，于2000年9月15日作出如下判决：电解式臭氧发生装置发明专利申请权归原告上海克莱美斯有限公司和第三人武汉大学所有。

一审判决后，被告胡松不服，上诉到上海市高级人民法院。

第二审：

上诉理由及答辩

提起上诉称：上海唐锋无原告资格；胡松与深圳唐锋合作三年的行为不是职务行为。一审判决认定事实错误，请求撤销一审判决，予以改判。

    被上诉人深圳唐锋和上海唐锋共同答辩称：一审法院根据事实和法律，作出了公正的判决。为此，请求维持原判，驳回上诉人的上诉请求。

    第三人武汉大学答辩称：一审法院认定事实全面客观，处理公正，适用法律正确，上诉人的上诉理由不能成立。

判决依据及结果

    上 海市高级人民法院经审理认为：原审认定的基本事实属实。上诉人胡松与武汉大学共同研制系争专利技术期间，在深圳唐锋时任开发三部经理，后又在上海唐锋时任 臭氧水机事业部总工程师。上诉人胡松不但以被上诉人员工的身份对外进行工作，同时在两被上诉人处领取薪金和享受有关的养老、医保等福利待遇。系争专利技术 方案的初步形成和最终完成又是在两被上诉人处，并主要利用了两被上诉人的资金等物质条件。在系争专利的研制中，上诉人胡松虽作了有关的工作，但其实施的行 为完全符合《中华人民共和国专利法》及实施细则关于职务行为的规定，应属职务行为。上诉人胡松与深圳唐锋、武汉大学签订的4.19协议、3.5协议等有关情节，并不影响对其职务行为的认定。所以，上诉人胡松诉称其行为不属职务行为的上诉理由没有法律和事实依据，不能成立。上诉人又诉称一审认定系争专利形成的起始时间错误，4.19协议之前上诉人胡松已掌握系争专利的有关技术。经查，1996年2·8协议的有关内容说明，此时上诉人尚未掌握系争专利的基础技术（即93专利）。上诉人提供的其他证据也不能充分证明该上诉理由。第三人武汉大学关于系争专利技术方案是自1996年7月后至1997年11月 在被上诉人处最终完成的陈述与本案的有关证据能相互印证，应予采信。一审判决关于此节事实的认定并无不当。因此，上诉人的这一上诉理由也不能成立。上诉人 还诉称上海唐锋无原告资格。经查，胡松受聘于深圳唐锋和上海唐锋，并在期间完成了系争专利技术。上海唐锋认为胡松擅自以个人名义与武汉大学申请系争专利的 行为损害了自己的合法权益而与深圳唐锋一起提起诉讼，符合法律的有关规定，上海唐锋具有诉讼主体资格。上诉人的这一上诉理由同样不能成立。综上，原审法院 认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。

为此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项、第一百五十八条之规定，作出终审判决如下：

驳回上诉，维持原判。

评析：

    本 案中，确定胡松参与研制系争发明申请专利“电解式臭氧发生装置”行为的法律性质，是解决好争议的关键。该行为如果是职务行为，那么系争发明申请专利的申请 权应属于原告所有；如果是非职务行为，那么胡松可以成为系争发明专利申请的申请权人。因本案纠纷发生的时间是现行专利法修改之前，1992年版专利法施行之时，故原审法院是按1992年版专利法（以下均称专利法）判决的。《专利法》第六条规定：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造，申请专利的权利属于该单位。原审法院抓住本案的关键，依法认定胡松的行为是职务行为。二审法院同意了这一认定。其理由是：

    1．被告胡松与原告唐锋公司具有事实上的劳动关系。从4.19协 议内容看，除了胡松将技术投资外（暂且不论该行为的性质），还有关于胡松领取薪金、享受医保、住房及有关待遇的内容。该部分内容是一种劳动合同的性质。事 实上，胡松也领取两原告的薪金和享受有关的养老保险、医疗保险等福利待遇。所以，胡松与唐锋公司建立劳动关系这点不能否定。

    2．从胡松在深圳唐锋和上海唐锋的工作性质和职务看，胡松均接受了该两原告对其职务的任命。在深圳唐锋胡松是开发三部经理，负责臭氧水机之研发及管理工作；在上海唐锋是臭氧水机事业部总工程师，并以唐锋公司员工的名义对外进行采购材料、签订有关合同等工作。

    3． 胡松在与武汉大学研制系争专利时利用了原告的资金等物质条件。对此，原告列举了大量胡松领取原告的资金、原材料、零部件、胡松以原告的名义对外签订购置有 关设备的合同等单据。作为主要研制人员的第三人武汉大学一直认为系争专利的研制是利用了唐锋公司的物质条件，并认为没有一定的物质条件是不可能完成该系争 专利发明的。武汉大学还列举了在两原告处研制系争专利的时间、具体人员、利用物质条件等情况的表格。胡松也无充分证据证明是在其他地方利用他人的资金和物 质条件与武汉大学一起完成系争专利。

    4．申请系争专利的费用也是上海唐锋支出的。系争专利的国内申请费用为3000港币，向台湾申请费用为3000元人民币加3000美元，向日本国申请费用为5000元人民币加6000美元，向PCT国际专利的阶段申请费为35000元人民币。上述费用约共计人民币12万元左右，均为上海唐锋支出。该节事实胡松也是当庭予以认可的。

    因此，认定胡松在系争专利中是实施职务行为应该是正确的。